F.A.Q-Via italiana per domande PCT

F.A.Q. – VIA NAZIONALE DOMANDA PCT

RICHIESTA DI APERTURA DELLA FASE NAZIONALE ITALIANA

Legenda riferimenti normativi

-   CPI: D.Lgs n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”

- DM: Decreto Ministeriale 13/11/2019 “Norme di attuazione per le domande internazionali che entrano nella fase nazionale italiana”

1. Dal 1° luglio 2020 si può depositare una domanda Italiana direttamente da una domanda internazionale PCT?

L’apertura della fase nazionale italiana è possibile non dal 1° Luglio 2020, ma per le domande internazionali depositate dal 1° Luglio 2020 che designano o eleggono l’Italia (art. 1, c. 1, DM).

2. Le domande PCT depositate prima del 1° luglio 2020 possono designare l'Italia?

No, per tali domande il percorso regionale europeo resta l'unico modo per chiedere protezione in Italia. Per maggiori informazioni si prega di visitare il link: https://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html .

3. Qual è la scadenza per l’ingresso nella fase nazionale italiana delle domande PCT?

Il termine per presentare la richiesta di ingresso nella fase nazionale in Italia è di 30 mesi, non prorogabili,  dalla data di deposito o dalla data di priorità eventualmente rivendicata (art. 55 CPI).

E’ consentito fornire inizialmente in lingua straniera il testo della domanda internazionale come pubblicata e far seguire la traduzione in italiano tassativamente entro 2 mesi (art. 1, c. 6, DM).

4. Posso chiedere l’ingresso in fase nazionale anche se è scaduto il termine di 30 mesi?

Nei 2 mesi successivi alla scadenza dei 30 mesi è possibile avvalersi della “continuazione della procedura” per richiedere l’ingresso nella fase nazionale italiana presentando la documentazione completa di traduzione del testo in italiano, l’istanza ai sensi dell’art. 192 del CPI e la ricevuta di pagamento della tassa prevista per la continuazione della procedura.

5. E’ possibile avvalersi della procedura anticipata in Italia (c.d. “early processing”)?

No, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DM l'Ufficio avvia l'esame non prima dei 30 mesi dal deposito PCT o dalla priorità rivendicata. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 e 120 CPI per l’esame anticipato.

6. Quali sono le tasse previste per le domande di brevetto per invenzione industriale e di modello di utilità derivanti da PCT?

I diritti di deposito e le tasse di mantenimento in vita sono stabiliti dalla Tabella A allegata al Decreto interministeriale 2 aprile 2007 e sono riportate all'interno del National Chapter IT sul sito del WIPO al link: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/it.pdf .

7. Quali sono le modalità per effettuare il pagamento di diritti e tasse?

I pagamenti devono essere effettuati rigorosamente in EURO e la prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita con la documentazione della domanda di apertura della fase nazionale italiana. Per il versamento delle tasse è possibile utilizzare una delle modalità di seguito elencate:

  • tramite modello F24
  • tramite PAGO PA
  • (esclusivamente DALL’ESTERO) tramite bonifico:

Per i pagamenti delle tasse si utilizza il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d’Italia avente le seguenti coordinate:

  • IBAN: IT09Z0100003245348008121701;

  • BIC (SWIFT): BITAITRRENT

8. E’ possibile effettuare il deposito delle domande in modalità telematica?

Dal 4 Gennaio 2021 è possibile effettuare il deposito tramite il sistema telematico dell’UIBM, disponibile al link: https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html .

9. E’ possibile effettuare il deposito delle domande in modalità cartacea?

Per il deposito cartaceo delle domande sono disponibili online gli appositi moduli sia per invenzione industriale sia per modello di utilità al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/86-normativa/2036082-domande .

10. E’ sufficiente indicare un qualsiasi indirizzo - purché sia in un paese aderente al trattato PCT - per ricevere le comunicazioni da parte dell’Ufficio?

No, ai sensi dell’art. 147 del CPI, il richiedente deve obbligatoriamente indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni.

Il domicilio deve essere compilato in maniera completa e può corrispondere:

  • al domicilio del/dei richiedente/i;
  • a quello di un rappresentate, ovvero un Avvocato iscritto all’Albo di categoria ai sensi dell’art. 201 del CPI;
  • a quello di un mandatario abilitato presso l’U.I.B.M. iscritto all’Albo dei consulenti in Proprietà Industriale.

E’ fatto obbligo per i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (art. 147, comma 3-ter).

Si ricorda che il mandato di rappresentanza deve essere sempre documentato allegando la documentazione comprovante l’incarico.

In mancanza dell’indicazione del domicilio tutte le comunicazioni e notifiche inerenti la richiesta di ingresso in fase nazionale saranno affisse all’albo online dell’UIBM, consultabile al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi/albo-on-line .

11. Con riferimento ad una domanda internazionale per la quale è stata richiesta l’incorporazione per riferimento, com’è valutata dall’UIBM la data di deposito?

Se l’Ufficio Ricevente ha mantenuto la data di deposito internazionale,      la fase nazionale italiana procederà sulla base del testo integrato/corretto mantenendo invariata la data di deposito.

12. Quale versione della domanda internazionale deve essere depositata all’UIBM?

Il testo da depositare deve essere la traduzione della domanda come pubblicata (art. 160-bis, c. 1, lett. a) CPI. Si ricorda che è consentito fornire inizialmente in lingua straniera il testo della domanda internazionale come pubblicata e far seguire la traduzione in italiano tassativamente entro 2 mesi (art. 1, c. 6, DM).

13. E’ consentito depositare la richiesta di apertura della fase nazionale italiana prima della pubblicazione della domanda internazionale?

E’ possibile richiedere l'apertura della fase nazionale italiana prima della pubblicazione internazionale della domanda. In tal caso, la traduzione allegata deve essere dichiarata "conforme al testo come originariamente depositato presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale". Resta ferma la responsabilità del richiedente sulla documentazione presentata prima del termine della segretezza e l’onere di dichiarare successivamente che il testo "come depositato" coincida effettivamente con il testo "come pubblicato" oppure fornire la traduzione modificata con relativa dichiarazione di conformità. 

14. Da quando decorre la protezione in Italia?

La tutela decorre dal momento dell’ingresso nella fase nazionale (presentazione della traduzione in italiano dei documenti brevettuali) purché sia già avvenuta la pubblicazione internazionale e, quindi, tale documentazione possa essere resa disponibile al pubblico.

15. Come avviene l’esame delle domande italiane per invenzione industriale derivanti da PCT?

L’istruttoria e la definizione delle domande internazionali per le quali è richiesta l’apertura della fase nazionale presso UIBM sono svolte con gli stessi criteri delle procedure nazionali di brevetto. L’esame avviene tenendo conto sia del rapporto di ricerca internazionale e dell’Opinione Scritta sia dell’eventuale replica prodotta dal richiedente. In caso di intenzione di rifiuto l’UIBM assegna al richiedente il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni (art. 173, c.7, CPI).

16. E’ prevista una ricerca di anteriorità supplementare?

Non è prevista una ricerca di anteriorità supplementare. La ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale (art. 160-bis, c. 3 CPI).

17. E’ possibile presentare emendamenti ai documenti per l’ingresso nella fase italiana? In che formato vanno depositati?

Come avviene nella procedura delle domande nazionali di brevetto, è necessario depositare per ogni documento emendato una copia con le modifiche visibili e una copia nella versione definitiva “pulita” accompagnati da una lettera con le spiegazioni a supporto delle modifiche.

18. Come avviene l’esame delle domande italiane per modello di utilità derivanti da PCT?

Nei limiti in cui le disposizioni relative ai requisiti di brevettabilità sono applicabili ai modelli di utilità, l’esame di merito delle domande avviene tenendo conto anche del rapporto di ricerca redatto nella fase internazionale PCT, essendo tale documento presente nel fascicolo brevettuale ed accessibile al pubblico al pari degli altri documenti, come avviene , per esempio, per le domande nazionali di brevetto per modello di utilità convertite da una domanda di brevetto per invenzione per la quale è stata già svolta la ricerca di anteriorità. L’UIBM assegna sempre al richiedente, in caso di intenzione di rifiuto, il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni (art. 173, comma 7 CPI).

19. E’ obbligatorio presentare la traduzione in italiano del form PCT/RO/101?

E’ necessario fornire la traduzione del form solo se questo è in una lingua diversa dall’italiano o dall’inglese. Il template del form PCT/RO/101 è disponibile e scaricabile dal sito della WIPO  (https://www.wipo.int/pct/en/forms/ ).

20. E’ necessario presentare il documento di priorità della domanda originariamente rivendicata? In caso di priorità estera (ad es. Cinese), è necessario presentare la relativa traduzione in Italiano oppure in Inglese?

Non è richiesta la presentazione del documento di priorità. L’UIBM accede al fascicolo internazionale e valuta se la documentazione presente sia soddisfacente ai fini dell’esame della domanda in fase nazionale; in caso contrario, è facoltà dell’Ufficio richiedere alla WIPO o al richiedente ulteriori precisazioni o documenti, con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase internazionale di esame, compreso il documento di priorità (art.3, c. 4 DM).

21. E’ necessario che il titolare sia lo stesso della pubblicazione della domanda internazionale? Cosa occorre presentare se la modifica del titolare è avvenuta durante la fase internazionale?

Il richiedente l’apertura della fase nazionale di esame presso l’UIBM deve essere lo stesso della domanda internazionale; in caso contrario è necessario fornire la prova di essere successore o avente causa del richiedente, depositando copia dell’atto da cui risulti il cambio di titolarità, senza presentare una trascrizione né la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ma rispettando le formalità di cui all’art. 196 comma 1, lett. A del  CPI.

Se il cambio di titolarità è stato effettuato nella fase internazionale e registrato dall’IB prima dell’ingresso nella fase nazionale di esame non occorre depositare la documentazione di riscontro, purché tale cambio sia verificabile dall’esaminatore italiano nelle banche dati messe a disposizione dalla WIPO.

22. Qual è il termine per il pagamento della tassa di esame?

Non è prevista alcuna tassa per l’esame delle domande di brevetto.

23. Qual è il termine per il pagamento della tassa di concessione?

Non è prevista alcuna tassa per la concessione delle domande di brevetto.

24. Qual è la durata della protezione conferita dai brevetti in Italia?

La data di deposito della domanda internazionale PCT è usata come base per calcolare la validità dei brevetti che effettuano l’ingresso in Italia.  La durata dei brevetti per invenzione industriale è di 20 anni, mentre la durata dei brevetti per modello di utilità è di 10 anni. La protezione è valida purché siano rispettati i termini per il pagamento delle relative tasse di mantenimento in vita.

25. Come sono calcolate le annualità per il mantenimento in vita delle domande di fase nazionale PCT? E’ prevista una mora in caso di ritardato pagamento?

A partire dall'inizio del quinto anno dalla data di deposito della domanda PCT deve essere pagata una tassa per il mantenimento in vita del brevetto. Tale pagamento deve essere effettuato ogni anno prima della scadenza dell'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda internazionale. Il pagamento potrà comunque essere effettuato, unitamente a una maggiorazione, per un ulteriore periodo di sei mesi (art. 227 CPI).

Ipotesi di un possibile scenario

  • Data di priorità: 21 agosto 2019
  • Data di deposito PCT: 10 agosto 2020
  • Data di entrata nella fase nazionale: 5 novembre 2021
  • Scadenza prima annualità: 31 agosto 2024
  • Periodo di ritardato pagamento con mora: 6 mesi
  • Scadenza annualità successiva: 31 agosto 2025

Ulteriori informazioni sull'importo delle tasse annuali e della mora per eventuale ritardato pagamento sono disponibili al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/vita-di-un-brevetto/mantenere-un-brevetto .

26. Le annualità sono esigibili mentre la domanda è ancora pendente o solo dopo la concessione?

Le annualità sono esigibili anche quando la domanda è ancora pendente. Tuttavia, le annualità eventualmente maturate durante tale periodo devono essere pagate entro 4 mesi dalla concessione del brevetto (art. 227 CPI).

27. Possono essere pagati anticipatamente più diritti annuali?

Sì, è facoltà del titolare pagare anticipatamente il mantenimento in vita del brevetto per più anni successivi.

28. Cosa avviene in caso di un ritardo nel pagamento dei diritti di mantenimento in vita superiore a 6 mesi?

Un ritardo nel pagamento dei diritti superiore a 6 mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale (art. 227 CPI).

29. In caso di eventuali annualità accumulate, qual è il termine per il pagamento degli importi accumulati?

Le annualità per il mantenimento in vita dei brevetti devono essere pagate tassativamente entro 6 mesi dalla scadenza annuale e pertanto non sono cumulabili (art. 227 CPI).

30. Le domande divisionali sono consentite in Italia? A partire da quale data vengono calcolate le annualità e la scadenza dei brevetti divisionali?

Sono ammesse le domande divisionali (art.161 CPI). La base per il calcolo della scadenza di una domanda divisionale è sempre la data di deposito della domanda parent PCT, da tale data sono calcolate anche le annualità.

31. Ci sono altre formalità da rispettare per entrare nella fase nazionale italiana da una domanda internazionale PCT?

Bisogna far riferimento, oltre che al Codice della proprietà industriale e al suo Regolamento di attuazione (DM 33/2010) a:

- Decreto Ministeriale 13 novembre 2019: https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Brevetto_internazionale_nuovo.pdf

- Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020: https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036192/Circolare%20610%20domande%20Internazionali%20di%20Brevetto.pdf

- National Chapter PCT dell’Italia: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/it.pdf%20


Ufficio competente