Risposte alle domande più frequenti - Caratterische del marchio
Chi può essere proprietario di un marchio?
Chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti.
Il titolare può essere anche uno straniero, purché domiciliato in uno dei Paesi UE.
I minorenni possono presentare una domanda di marchio di brevetto?
Sì.
Quali sono gli altri segni distintivi diversi dal marchio?
Il marchio non è l’unico segno distintivo.
Ne esistono altri quali la ditta, la ragione o denominazione sociale, l’insegna e il nome a dominio, ciascuno dei quali è ricollegato a un’impresa che produce prodotti o svolge servizi. Nonostante adempiano a funzioni differenti dal marchio, possono comportare ugualmente la mancanza di novità di un marchio (e, quindi, la sua non registrabilità).
La ditta - La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita la sua attività. La ditta (al pari della ragione sociale o della denominazione sociale) identifica il soggetto che produce beni o svolge servizi; il marchio, diversamente, identifica i beni prodotti o i servizi offerti.
La ragione sociale o denominazione sociale - Tutte le società (di persone o di capitali) devono avere un nome. Nel caso di società di persone - ovvero le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice - questa si chiama ragione sociale, mentre nelle società di capitali - ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata - esso si chiama denominazione sociale.
L’insegna - L’insegna tradizionalmente serve a individuare e distinguere il locale in cui è esercitata l’attività (cioè il negozio, il laboratorio, il magazzino, ecc.).
Il nome a dominio - Il nome a dominio è il segno distintivo che contraddistingue un sito internet (per esempio “uibm.gov.it”). La regola è che non si può registrare come marchio un segno noto come nome a dominio, a meno di non essere titolari del dominio stesso, né si può registrare un marchio altrui come nome a dominio.
Che cos’è un marchio di fatto?
“Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo da per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento. Ai sensi dell’art 2571 del Codice Civile, Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.
la tutela del diritto sul marchio di fatto, si basa sull’uso e sulla notorietà raggiunta, non basta il semplice uso: colui che rivendichi la titolarità del marchio non registrato, deve innanzitutto provare sia il preuso sia la notorietà raggiunta.
Il marchio di fatto gode di una tutela minore di quello registrato, perché limitata all'ambito entro il quale il preuso è avvenuto.
Come faccio a sapere se un marchio è nuovo?
Per sapere se un marchio è nuovo, bisogna fare una ricerca sulle banche dati degli uffici che registrano i marchi.
Un marchio è tutelato in Italia se registrato come marchio nazionale italiano, come marchio UE (MUE) oppure esteso in Italia o nell’Unione Europea. Occorrerà pertanto effettuare specifiche ricerche su:
- banca dati dei Depositi Nazionali dell’UIBM dove è possibile verificare i marchi depositati in Italia
- banca dati dell’EUIPO per conoscere i Depositi Europei
- banca dati della WIPO per i Depositi Internazionali per sapere se la validità di un marchio è stata estesa in Italia.
Attenzione l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità nell’esame della domanda di registrazione di un marchio
Da quando inizia la tutela del marchio?
I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione.
Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda (la data di deposito è la data di pagamento del mod. F24).
In caso di rinnovo gli effetti decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
“Se il mio marchio scade naturalmente il 31 marzo 2019 e io deposito domanda di rinnovo il 5 gennaio 2019, il mio marchio rinnovato sarà valido fino al 31 marzo 2029. Non ho “perso giorni di validità”.
Allo stesso modo, se il mio marchio scade naturalmente il 31 marzo 2019 e io deposito domanda di rinnovo il 5 maggio 2019, il mio marchio rinnovato sarà valido fino al 31 marzo 2029. Non ho “acquistato giorni di validità”.
Cosa devo fare se voglio mantenere in vita il marchio dopo i 10 anni?
Presentare domanda di rinnovazione del marchio.
Il rinnovo deve essere fatto entro la scadenza del decimo anno.
Si può presentare una domanda già da 12 mesi prima; si può rinnovare con un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di marchio primo deposito.
La data di validità del rinnovo si considera la data di scadenza della registrazione precedente. (vedi 5.Da quando inizia la tutela del marchio?)
Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi ma è possibile limitarle.
La domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità tesa ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione.
Se al momento del rinnovo di un marchio sono cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito (ad esempio sono cambiati i titolari, o è cambiato il domicilio elettivo) OCCORRE FORNIRE I DATI AGGIORNATI; se è cambiato il titolare, ma non era stata presentata la trascrizione, va allegata copia dell’atto di cessione.
Dopo aver depositato la domanda di marchio, posso aumentare le classi?
No. Se si ha la necessità di ampliare la tutela dopo il deposito, bisogna depositare una nuova domanda di marchio per le nuove classi, totalmente indipendente da quella già depositata.
Ho presentato una domanda ma ho deciso di rinunciarci. Come faccio?
Dipende se è il marchio è stato registrato oppure no.
Se si trova ancora in fase di domanda (non è ancora stato registrato), si presenta un’istanza di ritiro.
Se è stato registrato, si presenta un’istanza di rinuncia. Poiché si sta rinunciando ad un diritto acquisito occorre effettuare la procedura presso l’Agenzia delle Entrate (il modulo lo fornisce l’agenzia delle entrate). Successivamente si deposita istanza di rinuncia con allegato il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
La rinuncia o il ritiro può anche essere relativo solo ad alcune classi o addirittura solo ad alcuni prodotti o servizi all’interno di una classe.
Come si presenta Istanza di ritiro della domanda di marchio?
Si presenta istanza in bollo da 16€ unitamente al modulo
Può essere chiesto contestualmente il rimborso delle tasse (sarà poi l’Agenzia delle Entrate, su assenso dell’UIBM, a valutare se e quanto restituire) allegando quietanza di pagamento delle stesse.
L’istanza può essere depositata
- presso la CCIAA di deposito
- tramite il servizio telematico (occorre essere registrati con firma digitale); in questo caso la marca da bollo è di 15€;
- depositata presso la Sala del pubblico, via San Basilio 14 – Roma
- inviata per posta con raccomandata a/r a UIBM, Div. XI- Trascrizioni Via Molise 19 – 00187 Roma
Come si presenta Istanza di rinuncia alla titolarità del marchio?
Si presenta istanza in bollo da 16€ unitamente all’originale (o copia autentica) del documento di rinuncia già depositato all’Agenzia delle Entrate (poiché si sta rinunciando ad un diritto acquisito occorre effettuare la procedura presso l’Agenzia delle Entrate con modalità e moduli indicate dall’Agenzia delle Entrate) e al modulo.
L’istanza può essere depositata
- presso la CCIAA di deposito
- tramite il servizio telematico (occorre essere registrati con firma digitale); in questo caso la marca da bollo è di 15€;
- c) depositata presso la Sala del pubblico, via San Basilio 14 – Roma
- d) inviata per posta con raccomandata a/r a UIBM, Div. XI- Trascrizioni Via Molise 19 – 00187 Roma
Posso cedere il mio marchio?
I titoli di proprietà industriale sono di veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito.
Ogni cessione deve essere fatta secondo le regole del Codice Civile per la cessione di beni mobili registrati. (vedi Codice Civile)
Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuta cessione del marchio con la Trascrizione; tale comunicazione non è obbligatoria.