Procedura di decadenza del marchio registrato

Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, consente ai soggetti interessati di richiedere, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’emanazione di un provvedimento che accerti la decadenza della registrazione di un marchio nazionale o internazionale esteso all’Italia, con effetti dalla data di deposito della istanza di decadenza o, su richiesta del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

La decadenza può essere chiesta, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2 CPI, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

1. Volgarizzazione (sopravvenuta perdita capacità distintiva art. 13, comma 4) CPI): il marchio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, è divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o ha comunque perduto la sua capacità distintiva;
2. Sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2, lettera a) CPI): il marchio è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
3. Non uso (art. 24 CPI): il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, al fine di verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di deposito e la sussistenza delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità.

Qualora l’Ufficio rilevasse motivi che impediscano la prosecuzione dell’iter istruttorio ne darà avviso all’istante, assegnandogli un termine per rispondere. In caso di mancata risposta l’istanza sarà respinta.

Se, invece, l’Ufficio non ravvisasse motivi ostativi all’avvio della fase in contraddittorio, ne darà comunicazione alle parti avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento e, in difetto, invitando il titolare del marchio contestato a depositare osservazioni entro un successivo termine dalla scadenza del periodo di conciliazione.

Terminata l’istruttoria le istanze sono decise. L’Ufficio, in accoglimento della istanza, può accertare la decadenza   in tutto o in parte della registrazione di marchio contestata.

Contro i provvedimenti dell’Ufficio, che definiscono il procedimento, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

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