F.A.Q-Via italiana per domande PCT

RICHIESTA DI APERTURA DELLA FASE NAZIONALE ITALIANA

Legenda riferimenti normativi

- CPI: D.Lgs n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”

- DM: Decreto Ministeriale 13/11/2019 “Norme di attuazione per le domande internazionali che entrano nella fase nazionale italiana”

1. Qual è la scadenza per l’ingresso nella fase nazionale italiana delle domande PCT?

Il termine per presentare la richiesta di ingresso nella fase nazionale in Italia è di 30 mesi, non prorogabili, dalla data di deposito o dalla data di priorità eventualmente rivendicata (art. 55 CPI).

2. Posso chiedere l’ingresso in fase nazionale anche se è scaduto il termine di 30 mesi?

Nei 2 mesi successivi alla scadenza dei 30 mesi è possibile avvalersi della “continuazione della procedura” per richiedere l’ingresso nella fase nazionale italiana presentando la documentazione, completa di traduzione del testo in italiano, l’istanza ai sensi dell’art. 192 del CPI e la ricevuta di pagamento della tassa prevista per la continuazione della procedura.

3. Quali sono le tasse previste per le domande di brevetto per invenzione industriale e di modello di utilità derivanti da PCT?

I diritti di deposito e le tasse di mantenimento in vita sono stabiliti dalla Tabella A allegata al Decreto interministeriale 2 aprile 2007 e sono riportati all'interno del National Chapter IT sul sito del WIPO al link: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/it.pdf .

Per le domande di brevetto per invenzione industriale rientrano nel conteggio dei diritti di deposito le rivendicazioni oggetto della pubblicazione internazionale (WO), i.e. come depositate o come eventualmente emendate ai sensi dell’Art. 19 PCT. Non incidono sul calcolo dei diritti di deposito le rivendicazioni modificate successivamente alla pubblicazione ai fini dell’esame preliminare e ai sensi dell’art. 34 PCT o modificate ai sensi dell’art. 172 CPI, (art. 28 e art. 41 PCT).

4. Quali sono le modalità per effettuare il pagamento di diritti e tasse?

I pagamenti devono essere effettuati rigorosamente in EURO.

Per i versamenti è possibile utilizzare una delle modalità di seguito elencate:

Modello F24;
PAGO PA;
(esclusivamente DALL’ESTERO) Bonifico.

Utilizzare il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d’Italia avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701;

BIC (SWIFT): BITAITRRENT

In caso di pagamento tramite bonifico o in caso di deposito postale, unitamente alla documentazione della domanda di apertura della fase nazionale italiana, deve essere fornita anche la prova dell’avvenuto pagamento.

5. Qual è il termine per il pagamento dei diritti di deposito?

Per le richieste di ingresso in fase nazionale il pagamento può essere effettuato entro il 30° mese dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità rivendicata, pena l’irricevibilità della domanda. In caso di mancato pagamento, l’Ufficio invita il richiedente a pagare assegnando il termine di 2 mesi dalla comunicazione (ai sensi dell’art. 148, c. 2, lett.e CPI), o un termine inferiore qualora il periodo di 2 mesi vada oltre la scadenza ultima dei 30 mesi. Trascorso tale termine la domanda viene dichiarata irricevibile.

6. Come si effettua il deposito delle richieste di ingresso in fase nazionale?

in modalità telematica, tramite il sistema UIBM, disponibile al link: https://servizionline.uibm.gov.it .
in modalità cartacea, utilizzando i moduli INV-PCT (per invenzione industriale) o MU-PCT (per modello di utilità), reperibili al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/via-italiana-per-domande-pct .

7. E’ sufficiente indicare un qualsiasi indirizzo - purché sia in un paese aderente al trattato PCT - per ricevere le comunicazioni da parte dell’Ufficio?

No, ai sensi dell’art. 147 del CPI, il richiedente deve obbligatoriamente indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni.

Il domicilio deve essere compilato in maniera completa e può corrispondere:

al domicilio del/dei richiedente/i;
a quello di un rappresentante, ovvero un Avvocato iscritto all’Albo di categoria ai sensi dell’art. 201 del CPI;
a quello di un mandatario abilitato presso l’U.I.B.M. iscritto all’Albo dei consulenti in Proprietà Industriale.

E’ fatto obbligo per i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (art. 147, comma 3-ter, CPI).

Si ricorda che il mandato di rappresentanza deve essere sempre documentato allegando la documentazione comprovante l’incarico.

In mancanza dell’indicazione del domicilio tutte le comunicazioni e notifiche inerenti la richiesta di ingresso in fase nazionale saranno affisse all’albo online dell’UIBM, consultabile al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi/albo-on-line .

8. E’ possibile avvalersi della procedura anticipata in Italia (c.d. “early processing”)?

No, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DM l'Ufficio avvia l'esame non prima dei 30 mesi dal deposito PCT o dalla priorità rivendicata. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 e 120 CPI per l’esame anticipato.

9. E’ consentito depositare la richiesta di apertura della fase nazionale italiana prima della pubblicazione della domanda internazionale?

E’ possibile richiedere l'apertura della fase nazionale italiana prima della pubblicazione internazionale della domanda. In tal caso, la traduzione allegata deve essere dichiarata "conforme al testo come originariamente depositato presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale". Resta ferma la responsabilità del richiedente sulla documentazione presentata prima del termine della segretezza e l’onere di dichiarare successivamente che il testo "come depositato" coincida effettivamente con il testo "come pubblicato" oppure fornire la traduzione modificata con relativa dichiarazione di conformità.

10. Da quando decorre la protezione in Italia?

La tutela decorre dal momento dell’ingresso nella fase nazionale (presentazione della traduzione in italiano dei documenti brevettuali) purché sia già avvenuta la pubblicazione internazionale e, quindi, tale documentazione possa essere resa disponibile al pubblico.

11. Quale versione della domanda internazionale deve essere depositata all’UIBM?

Il testo da depositare deve essere la traduzione della domanda come pubblicata (art. 160-bis, c. 1, lett. a CPI). Si ricorda che è consentito fornire inizialmente in lingua straniera il testo della domanda internazionale come pubblicata e far seguire la traduzione in italiano tassativamente entro 2 mesi (art. 1, c. 6, DM).

Qualora l’UIBM agisca da Uffico Eletto, deve inoltre essere presentata la traduzione degli eventuali emendamenti (descrizione, rivendicazioni e riassunto) allegati al Rapporto Preliminare Internazionale (Annexes IPRP Chapter II), anche se superati da ulteriori successive modifiche apportate alla documentazione. Tali documenti costituiscono infatti la base del rapporto preliminare internazionale, il cui contenuto, insieme a quello del rapporto di ricerca internazionale, è valutato dall’Ufficio ai fini dell’esame di merito (art. 3, comma 2, DM).

12. E’ possibile presentare emendamenti ai documenti nella fase italiana? In che formato vanno depositati?

Ai sensi dell’art. 172, comma 2, CPI (art. PCT 28 o 41), il Richiedente ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda. Come avviene nella procedura delle domande nazionali di brevetto, è necessario depositare per ogni documento emendato una copia con le modifiche visibili e una copia nella versione definitiva “pulita” accompagnati da una lettera con le spiegazioni a supporto delle modifiche.

13. All’atto dell’ingresso nella fase nazionale italiana è possibile modificare la rivendicazione di priorità rispetto alla domanda PCT?

No, l’indicazione di una o più priorità all’interno della richiesta di ingresso in fase nazionale italiana deve ricalcare con esattezza la rivendicazione di priorità riportata all’interno della domanda PCT. Non è consentito né eliminare né aggiungere la priorità di alcuna domanda antecedente rispetto a quanto dichiarato durante la fase internazionale.

14. Con riferimento ad una domanda internazionale per la quale è stata richiesta l’incorporazione per riferimento, com’è valutata dall’UIBM la data di deposito?

Se l’Ufficio Ricevente ha mantenuto la data di deposito internazionale, la fase nazionale italiana procederà sulla base del testo integrato/corretto mantenendo invariata la data di deposito.

15. Come avviene l’esame delle domande italiane per invenzione industriale derivanti da PCT?

L’istruttoria e la definizione delle domande internazionali per le quali è richiesta l’apertura della fase nazionale presso UIBM sono svolte con gli stessi criteri delle procedure nazionali di brevetto. L’esame si basa sul rapporto di ricerca internazionale, sulla relativa opinione scritta, nonché sul rapporto preliminare internazionale, tenendo conto dell’eventuale replica prodotta dal richiedente. In caso di intenzione di rifiuto l’UIBM assegna al richiedente il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni (art. 173, c.7, CPI).

16. E’ prevista una ricerca di anteriorità supplementare?

Non è prevista una ricerca di anteriorità supplementare. La ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale (art. 160-bis, c. 3 CPI).

17. Come avviene l’esame delle domande italiane per modello di utilità derivanti da PCT?

Nei limiti in cui le disposizioni relative ai requisiti di brevettabilità sono applicabili ai modelli di utilità, l’esame di merito delle domande avviene tenendo conto anche del rapporto di ricerca redatto nella fase internazionale PCT, essendo tale documento presente nel fascicolo brevettuale ed accessibile al pubblico al pari degli altri documenti, come avviene, per esempio, per le domande nazionali di brevetto per modello di utilità convertite da una domanda di brevetto per invenzione per la quale è stata già svolta la ricerca di anteriorità. L’UIBM assegna sempre al richiedente, in caso di intenzione di rifiuto, il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni (art. 173, comma 7 CPI).

18. E’ necessario presentare i documenti di priorità? In caso di priorità estera (ad es. Cinese), è necessario presentare la relativa traduzione in Italiano oppure in Inglese?

Non è richiesta la presentazione dei documenti di priorità. L’UIBM accede al fascicolo internazionale e valuta se la documentazione presente sia soddisfacente ai fini dell’esame della domanda in fase nazionale; in caso contrario, è facoltà dell’Ufficio richiedere alla WIPO o al richiedente ulteriori precisazioni o documenti, con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase internazionale di esame, compresi i documenti di priorità (art.3, c. 4 DM).

19. E’ necessario che il titolare sia lo stesso della pubblicazione della domanda internazionale? Cosa occorre presentare se la modifica del titolare è avvenuta durante la fase internazionale?

Il richiedente l’apertura della fase nazionale di esame presso l’UIBM deve essere lo stesso della domanda internazionale; in caso contrario è necessario fornire la prova di essere successore o avente causa del richiedente, depositando copia dell’atto da cui risulti il cambio di titolarità, senza presentare una trascrizione né la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ma rispettando le formalità di cui all’art. 196 comma 1, lett. A del CPI.

Se il cambio di titolarità è stato effettuato nella fase internazionale e registrato dall’IB prima dell’ingresso nella fase nazionale di esame non occorre depositare la documentazione di riscontro, purché tale cambio sia verificabile dall’esaminatore italiano nelle banche dati messe a disposizione dalla WIPO.

20. Qual è il termine per il pagamento della tassa di esame?

Non è prevista alcuna tassa per l’esame delle domande di brevetto.

21. Qual è il termine per il pagamento della tassa di concessione?

Non è prevista alcuna tassa per la concessione delle domande di brevetto.

22. Qual è la durata della protezione conferita dai brevetti in Italia?

La data di deposito della domanda internazionale PCT è usata come base per calcolare la validità dei brevetti che effettuano l’ingresso in Italia. La durata dei brevetti per invenzione industriale è di 20 anni, mentre la durata dei brevetti per modello di utilità è di 10 anni. La protezione è valida purché siano rispettati i termini per il pagamento delle relative tasse di mantenimento in vita.

23. Come sono calcolate le annualità per il mantenimento in vita delle domande di fase nazionale PCT? E’ prevista una mora in caso di ritardato pagamento?

Per le domande di brevetto per invenzione industriale da PCT, il pagamento delle tasse per il mantenimento in vita del brevetto è previsto a partire dall'inizio del quinto anno dalla data di deposito della domanda PCT. Tale pagamento deve essere effettuato ogni anno prima della scadenza dell'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda internazionale. Il versamento potrà comunque essere effettuato, unitamente a una maggiorazione, per un ulteriore periodo di sei mesi (art. 227 CPI).

Scenario in caso di domanda di brevetto per invenzione industriale da PCT

Data di deposito PCT: 10 agosto 2020
Data di entrata nella fase nazionale: 5 novembre 2022
Scadenza per il pagamento della quinta annualità: 31 agosto 2024
Periodo di ritardato pagamento con mora: 6 mesi
Scadenza per il pagamento dell’annualità successiva: 31 agosto 2025

Per le domande di brevetto per modello di utilità da PCT, il pagamento della tassa per il mantenimento in vita del brevetto è previsto solo per il secondo quinquennio a partire dalla data di deposito della domanda PCT . Tale pagamento può essere effettuato, unitamente a una maggiorazione, per un ulteriore periodo di sei mesi (art. 227 CPI).

Scenario in caso di domanda di brevetto per modello di utilità da PCT

Data di deposito PCT: 10 agosto 2020
Data di entrata nella fase nazionale: 5 novembre 2022
Scadenza per il pagamento del secondo quinquennio: 31 agosto 2025
Periodo di ritardato pagamento con mora: 6 mesi

Ulteriori informazioni sull'importo delle tasse annuali e della mora per eventuale ritardato pagamento sono disponibili al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/vita-di-un-brevetto/mantenere-un-brevetto .

24. Le annualità sono esigibili mentre la domanda è ancora pendente o solo dopo la concessione?

Le annualità sono esigibili anche quando la domanda è ancora pendente. Tuttavia, le annualità eventualmente maturate durante tale periodo devono essere pagate entro 4 mesi dalla concessione del brevetto (art. 227 CPI).

25. Possono essere pagati anticipatamente più diritti annuali?

Sì, è facoltà del titolare pagare anticipatamente il mantenimento in vita del brevetto per più anni successivi.

26. Cosa avviene in caso di un ritardo nel pagamento dei diritti di mantenimento in vita superiore a 6 mesi?

Un ritardo nel pagamento dei diritti superiore a 6 mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale (art. 227 CPI).

27. In caso di eventuali annualità accumulate, qual è il termine per il pagamento degli importi accumulati?

Le annualità per il mantenimento in vita dei brevetti devono essere pagate tassativamente entro 6 mesi dalla scadenza annuale e pertanto non sono cumulabili (art. 227 CPI).

28. Le domande divisionali sono consentite in Italia? A partire da quale data vengono calcolate le annualità e la scadenza dei brevetti divisionali?

Sono ammesse le domande divisionali (art.161 CPI). Il pagamento dei diritti di deposito deve essere effettuato improrogabilmente entro il termine di 1 mese solare dalla presentazione della domanda divisionale di brevetto.

La base per il calcolo della scadenza di una domanda divisionale è sempre la data di deposito della domanda parent PCT, da tale data sono calcolate anche le annualità. Ulteriori indicazioni sulle modalità di deposito delle domande divisionali da PCT sono contenute nella Circolare n. 624 del 24 febbraio 2023.

29. Ci sono altre formalità da rispettare per entrare nella fase nazionale italiana da una domanda internazionale PCT?

Oltre che al Codice della proprietà industriale e al suo Regolamento di attuazione (DM 33/2010), bisogna far riferimento a:

- Decreto Ministeriale 13 novembre 2019:

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Brevetto_internazionale_nuovo.pdf

- National Chapter PCT dell’Italia:

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/it.pdf

- Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020:

https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_610.pdf

- Circolare n. 618 del 6 Giugno 2022:

https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare618.pdf

- Circolare n. 624 del 24 Febbraio 2023:

https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare624.pdf